Despreocupação com o registro de marca pode virar uma dor de cabeça
Muitas dúvidas e questionamentos surgem durante a constituição de uma empresa, especialmente para os empresários que estão iniciando o primeiro negócio. Elas podem ser incertezas sobre aplicações legais e fiscais, processos burocráticos, definições sobre o planejamento estratégico, estruturação do funcionamento, obtenção de marca registrada, etc. São diversos pontos que demandam tempo e energia do empresário/empreendedor. Inevitavelmente a tendência é estabelecer prioridades. Ver quais são as necessidades imediatas para a empresa já entrar no mercado.
Uma das questões que erroneamente costuma ser deixada “para depois” é o registro da marca, por duas principais razões. Em primeiro lugar, muitos confundem registro de empresa com registro de marca, acreditando que ao constituir uma empresa e fazer a pesquisa de viabilidade na Junta Comercial do respectivo estado, está protegendo a marca ou não está violando direito de terceiros. Frisamos: são processos completamente distintos e complementares (leia aqui nosso artigo sobre esses processos). Em segundo lugar, podem surgir várias justificativas para postergar esse compromisso: não ter verba disponível, pensar que não é tão relevante… Inclusive, em empresas já constituídas, com anos de presença no mercado, surgem argumentos semelhantes. No entanto, a marca registrada é imprescindível. Ela é essencial para garantir que a empresa seja única.
Um aspecto que merece ser reforçado é de que, quando falamos “empresa”, estamos nos referindo a qualquer empreendimento, seja ele micro, pequeno ou grande. Ela pode ser a fabricação de bombons artesanais, uma lanchonete de bairro ou uma firma de comercialização de cimentos. Todas essas empresas necessitam do registro de marca. Essa proteção é essencial para garantir que a marca seja original no determinado ramo de atuação no mercado. Vale ressaltar que o registro é válido em todo o território nacional.
OBTENDO A MARCA REGISTRADA
A proteção da marca é feita unicamente através do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O processo de registro tem como principal embasamento legal a Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996). Para obter a proteção da marca por meio do registro, é necessário dar entrada com o pedido de registro, enviar a documentação necessária, pagar as taxas federais respectivas e acompanhar o processo até a decisão final.
É de extrema importância que, antes do protocolo do pedido de registro, seja realizada uma pesquisa de viabilidade, no próprio site do INPI e, se possível, no Google. É através dessa pesquisa que será viável identificar a possibilidade de registro de uma marca. Um aspecto importante: nessa busca de viabilidade podem não aparecer pedidos que já foram protocolizados, mas estão pendentes de publicação por estarem na etapa do exame formal. Essa busca é feita pesquisando-se por nomes e logos iguais ou similares que possam causar confusão, em classes iguais ou afins, seguindo a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês). Na eventualidade de alguma colidência de marcas, as chances de indeferimento são altas, conforme previsto na LPI, artigo 124, inciso XIX:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Não estar atento à legislação, especialmente à da Propriedade Industrial, é o que pode levar a empresa a perder sua principal identidade: a marca.
RISCOS
É comum empresários/empreendedores dizerem “eu não posso trocar a minha marca de jeito algum, pois tenho anos de mercado” ou então “já investi pesado na publicidade dela”. Apesar da dificuldade que é trocar a marca, ressaltamos que a despreocupação inicial em protegê-la pode fazer com que a empresa seja obrigada a parar de usá-la, mesmo com anos de mercado.
Seja através do INPI ou de algum outro meio legal, um concorrente pode informar que a marca é idêntica ou muito se assemelha à sua, alegando confusão pelo consumidor ou prática de concorrência desleal. Após a comprovação de tais argumentos, a empresa pode ser forçada a trocar sua marca, logo e identidade visual, muitas vezes quase que de imediato. Caso não obedeça, as penalidades costumam ser graves, como o pagamento de multa diária, chegando à casa dos milhares, dependendo da situação.
Essa mudança brusca de marca representa um grande risco para seu negócio, pois não só perdeu uma boa parte dos gastos feitos até então, como terá de investir novamente para a formação e consolidação de uma nova marca. A empresa precisará comunicar sobre o novo nome ao seu público consumidor e ao mercado em que atua. Precisará adaptar o planejamento e remanejar seu tempo para uma nova comunicação.
Naturalmente que isso não representa o fim do negócio. Ele ainda possui sua base de clientes, estrutura e processos intactos. No entanto, precisará rever parte da sua estratégia, para que o público a reconheça como a empresa “que tinha aquele nome”. A qualidade do produto ou serviço pode até ser que se mantenha, mas a apresentação visual ainda é primordial no mercado.
EMPRESAS QUE JÁ EXISTEM
Esse risco existe até mesmo para empresas que já possuem anos de mercado. Mesmo que ela nunca teve sua marca registrada e nunca teve nenhum problema nesse sentido, também pode ser notificada a parar de usar o nome. Isso porque, de novo, a principal entidade que rege as marcas registradas no Brasil é o INPI. Somente com o registro nesse Instituto é possível obter uma proteção eficaz de tal ativo intangível. Só porque registrou-se na Junta Comercial, não quer dizer que marca esteja registrada e protegida.
A Junta é o órgão responsável pelo registro de empresa e não de marca. Segundo o Código Civil, a proteção do nome empresarial registrado na Junta é assegurado apenas no respectivo Estado, conforme artigo 1.166 do Código Civil:
Art. 1.166 – A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.
Uma empresa pode passar anos sem ter qualquer problema com sua marca. No entanto, isso não anula o fato de que o risco ainda existe. Além disso, se o risco se confirmar, seja em uma oposição, notificação ou processo judicial, o gasto de dinheiro é consideravelmente maior, pois poderá perder seus investimentos em publicidade, embalagens, plotagens, etc. Ainda terá que pagar um advogado para se defender em uma possível ação de abstenção de uso de marca.
DEFESA
Naturalmente que, em tais situações, a empresa tem direito à defesa. Diante de uma solicitação legal para cessar o uso da marca, é possível se manifestar de diversas formas. Em primeiro lugar, é muito importante recordar que, se ocorreu a notificação ou outras medidas legais para a interrupção do uso da marca, o interessado deve ter fortes argumentos e provas que justificam a necessidade de parar de imediato o uso da marca.
No INPI essas defesas são feitas por meio de manifestações às oposições, recursos contra indeferimento, manifestações às nulidades e prova de uso de marca. Em alguns casos, nas petições de defesa, pode ser suscitado o direito de precedência, previsto em lei, porém é importante manifestar sobre esse direito no momento correto. Ele prevê que, “toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (art. 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial).
No entanto, cada situação deve ser analisada individualmente. A grande quantidade de especificidades em cada processo irá determinar o melhor caminho a seguir.
Tais manifestações de defesa precisam ser elaboradas de forma consistente. É necessário construir uma argumentação fundamentada na legislação e nas peculiaridades do caso concreto, embasada em documentos verossímeis, além de cumprir com os prazos determinados e ficar atento às movimentações do processo. Esses e outros pontos demonstram como uma defesa tende a ser mais onerosa que um procedimento pensado e estruturado de proteção e manutenção da marca. Assim, o que acreditava-se ser uma economia, pode se tornar uma dor de cabeça para o empresário/empreendedor e um gasto extra significativamente maior.
CONSIDERAÇÃO FINAL
Todo o valor investido na proteção estruturada de uma marca nunca é demais! Em realidade, analisando os benefícios que a marca traz ao negócio, o gasto destinado ao registro é irrisório, especialmente pelo tempo de proteção de dez anos, podendo ser prorrogado por períodos iguais, indeterminadamente. Além do mais, toda empresa tem a intenção de crescer, não é? Portanto deve-se sempre pensar e projetar o futuro do empreendimento.
Caso você tenha dúvidas sobre a situação da sua marca, entre em contato conosco! Nossos consultores estão à disposição para assessorar em todas as esferas da propriedade intelectual. Conte também com nossa pesquisa de viabilidade gratuita, para identificar a possibilidade de registro de sua marca.