Saiba o que fazer diante dessa situação
Ter o pedido de registro de marca indeferido não quer dizer que seja o fim do processo. Muitas vezes é possível reverter a situação interpondo recurso contra a decisão que não acatou o pedido de registro. No entanto, é importante analisar os motivos que levaram ao indeferimento. Foi por que o pedido não estava de acordo com a lei? O examinador deixou de analisar alguma informação relevante? A legislação foi interpretada de maneira equivocada pelo examinador?
De acordo com dados divulgados pelo INPI, no segundo semestre de 2017 quase 1/3 dos pedidos foram indeferidos, por razões diversas. Cada caso deve ser avaliado individualmente, pois envolve circunstâncias específicas. Apesar disso, há certos motivos que se repetem nos casos de indeferimento. Vamos analisar aqui a principal causa de indeferimento dos pedidos de registro de marca com base na Lei de Propriedade Intelectual.
SOBRE A LPI
Para saber as normas, procedimentos e prazos que regem todo o processo de pedido de registro de marca, o requerente deve conhecer e compreender a Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), que regulamenta tudo o que diz respeito a:
- Concessão de registro de desenho industrial;
- Concessão de registro de marca;
- Repressão às falsas indicações geográficas; e
- Repressão à concorrência desleal.
Assim, para saber quando é cabível alguma manifestação, defesa ou recurso no processo de registro de marca é imprescindível que se tenha conhecimento sobre as normas contidas na LPI. Já adiantamos que, de acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, é garantido a todos, seja em processo administrativo ou judicial, o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Com o procedimento de registro de marca não seria diferente. Por se tratar de um processo administrativo que tramita no INPI, é garantido ao requerente do pedido de registro, após uma decisão de indeferimento, um prazo para apresentação de recurso. O prazo, o endereçamento do recurso e todos os trâmites até a decisão final estão descritos nos artigos 212 a 215 da LPI.
Naturalmente que, além de saber sobre a formalização do recurso, é imprescindível que o Recorrente apresente argumentos e fundamentos coerentes no seu recurso. Deve-se conhecer os motivos do indeferimento e justificar de forma pertinente e embasada, principalmente na legislação, as razões do porquê a decisão deve ser reformada para deferir a marca solicitada.
INFRINGINDO A LPI
Na Seção II – Artigo 124, são listados os sinais que não são registráveis como marca. Esse é o artigo da LPI que mais gera os indeferimentos. Entre os incisos listados, os que são comumente mais infringidos:
“V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”
Se a marca que se pretende solicitar estiver em desacordo com qualquer um dos itens desse artigo, o pedido será indeferido pelo INPI durante o “Exame de mérito”. Com a publicação da decisão de mérito que indeferiu o pedido de registro (possível de ser visualizada na Revista da Propriedade Industrial – RPI ou acompanhada por meio da busca na Base de Dados) é possível apresentar o recurso. Deve-se ter junto as fundamentações plausíveis que demonstram que o pedido não está em desacordo da lei.
Se for por “reprodução de marca alheia” por exemplo, é possível justificar como as marcas são distintas e que não corre risco de causar confusão no público. Naturalmente que é necessário um extremo bom senso e comprovação no embasamento defesa. Se uma marca é muito similar a outra (seja na escrita, fonética ou visual), dificilmente o INPI irá reformar sua decisão.
Nesse momento do recurso só pode ser apresentados os argumentos para a defesa. A marca em si não pode ser substituída por uma que atenda ao critério estabelecido. Isso só pode ser feito por meio de um novo pedido de registro.
PRAZOS
A partir do momento em que é publicada a decisão de indeferimento do pedido na RPI, inicia a contagem do prazo de 60 dias corridos para a apresentação do recurso. Recomendamos, veementemente, que o protocolo do recurso não seja feito nos últimos dias do prazo. Assim, previne-se contra imprevistos de última hora, tais como indisponibilidade do site, perda de conexão com a internet, envio dos arquivos inacessível, etc. Essas e outras adversidades surgem e podem ser evitadas!
APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO
Com o protocolo do recurso, o INPI, por meio de seu Presidente, irá analisar novamente o mérito, levando em consideração todos os documentos e peças constantes no processo, dando uma decisão final de acolhimento ou não do recurso, para reformar a decisão ou manter o indeferimento do pedido de registro da marca. Caso o indeferimento seja mantido, o pedido é arquivado. Caso seja deferido, abrirá o prazo de 60 dias para que o titular do pedido pague a taxa relativa ao 1º decênio e “Expedição do Certificado”.
É extremamente importante um acompanhamento constante de todo o processo para não perder nenhum prazo. É muito comum processos serem arquivados em razão de descumprimento de prazo. Assim, se você não tem condições de acompanhar por conta própria seu processo, é interessante procurar um profissional que possa fazer isso para você.
RECOMENDAÇÕES SOBRE REGISTRO DE MARCA
Sempre aconselhamos que o registro de marca seja bem pensado e planejado antes de iniciar o pedido. A principal forma de fazer isso é através da pesquisa de viabilidade. Com ela é possível identificar se já existe marca semelhante ou idêntica registrada, até mesmo para se orientar na escolha de nome e logo.
Fazer pesquisas na internet também é outra forma interessante de descobrir se já existe alguma marca igual ou similar. Pesquisar no Google, redes sociais e outros meios pode ajudar na investigação. É interessante fazer essa pesquisa como complemento, mas a pesquisa no banco de dados do INPI é indispensável. Este órgão detém a exclusividade no que diz respeito ao registro e proteção de marcas. Somente ele irá regulamentar quem detém o direito de uso ou não de determinada marca. Você pode ler mais sobre o INPI no nosso outro artigo aqui.
Você tem alguma marca que foi indeferida, mas não sabe o que fazer? Mande-nos uma mensagem por aqui, que retornaremos com uma avaliação sobre o indeferimento do seu pedido de registro, sem compromisso. Ou ainda está em dúvida sobre alguma etapa do processo de registro de marca? Entre em contato pelo chat e vamos conversar!