Marca que não está sendo utilizada é marca obsoleta e pode ser extinta
Depois de concluir o registro de uma marca e obter o Certificado de Registro, existem alguns procedimentos que devem ser levados em consideração. Não é garantido que eles venham a ocorrer, mas existe a possibilidade e a falta de cuidado e acompanhamento do processo de marca pode levar à perda do registro. Um deles é o processo de nulidade e o outro é a caducidade de marca registrada.
A nulidade é declarada quando o registro da marca for concedido em desacordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96). O procedimento pode ser instaurado de ofício, pelo próprio INPI, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse. Saiba mais sobre a nulidade aqui!
Já a caducidade diz respeito ao não uso da marca dentro de um determinado prazo. A definição jurídica de caducidade já auxilia a entender sua aplicação:
4 JUR Situação ou estado de quem caducou, daquilo que perdeu a validade, do que prescreveu.
5 JUR Característica de um direito que foi anulado ou que se extinguiu; perda ou extinção de um direito; prescrição.
Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa
Uma marca registrada que caducou é uma marca que se tornou obsoleta. Ela perdeu a validade pelo desuso. Tanto o procedimento de caducidade quanto a prova de uso ou justificativa do desuso pelo proprietário da marca são feitos diretamente no próprio INPI.
FUNDAMENTOS LEGAIS
A aplicação da caducidade para marcas registradas tem como fundamento legal a Lei de Propriedade Industrial, mais especificamente os arts. 142, III, ao 146 – Capítulo VI “Da perda dos direitos”. O Art. 143 estabelece que:
Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Ou seja, o proprietário deve fazer uso da marca registrada , da mesma forma que consta no certificado de registro, e comprovar isso. Uma marca que não esteja sendo utilizada devidamente é uma marca que está perdendo sua validade diante do público. A marca que foi registrada precisa ser utilizada conforme se é esperado dela: atuando dentro no mercado que optou pela proteção.
Não justifica sair registrando várias e várias marcas, se elas vão ficar paradas. Pode ser prejudicial também, em alguns casos, registrar uma marca em diversas Classes, muitas das quais não serão utilizadas pelo produto ou serviço oferecidos. A caducidade pode vir a ocorrer em algumas dessas Classes que não está ocorrendo o uso efetivo da marca.
No §1º do Art. 143 é dito que “Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas”. Essas “razões legítimas” devem comprovar a inércia da marca, através de provas moralmente legítimas. Ainda nesse mesmo artigo, no §2º “O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”. Algumas das formas de prova de uso da marca são: documentos fiscais, impressos, periódicos, documentos em língua estrangeira (acompanhados de tradução), produtos para exportação, etc. Todas as formas de documentação devem conter informações verossímeis sobre o uso da marca.
CADUCIDADE TOTAL OU PARCIAL DE MARCA REGISTRADA
A LPI também prevê a caducidade parcial de uma marca (Art. 144). Ela ocorre em situações quando a marca não é utilizada em todas as especificações de produtos ou serviços conforme o registro. Ou seja, caso o titular da marca não consiga comprovar o uso integral como descrito no Certificado, o seu registro é anulado nas respectivas especificações em que a marca não atua.
Para exemplificar: suponha-se que a marca fictícia ‘EstilOuro’ foi registrada na Classe 25, de vestuário. Suas especificações foram: Chapéus [chapelaria]; Chapéus de papel [vestuário]; Gravatas; Palmilhas; Pulôveres. Caso essa marca não consiga comprovar que produz itens de chapéus em um processo de caducidade, ela pode perder o registro nessas especificações, mantendo o registro para Gravatas; Palmilhas; Pulôveres.
Já a caducidade total, extingue completamente o registro da marca o seu direito de uso exclusivo.
PRAZOS
Qualquer pessoa com legítimo interesse pode solicitar a caducidade de alguma marca registrada após 5 anos da data da sua concessão. Ou seja, após esse tempo qualquer marca pode sofrer com um procedimento de caducidade. Podem ter se passado 9 anos ou mais, por exemplo, que a caducidade ainda pode ocorrer.
Após a notificação de caducidade, o titular tem o prazo de 60 (sessenta) dias para provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Após apresentação da defesa, é passada para a etapa de exame de mérito, quando o INPI irá analisar e definir pela caducidade total ou parcial, ou indeferimento do pedido. No decorrer do exame de mérito, o Instituto pode formular exigências, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a documentação.
Vale ressaltar que, ao final, cabe recurso contra a decisão proferida pelo INPI. Esse recurso é permitido nas duas situações: quando a marca foi caducada ou não. O recurso também é feito através de protocolo no próprio processo marcário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pedido de caducidade pode ocorrer de formas variadas e em diferentes épocas. Como mostramos, mesmo após anos da marca ter sido registrada, ela pode sofrer esse processo. Com a caducidade, o proprietário perderá o direito sobre a marca, e a mesma ficará disponível para que terceiros possam requerer o seu registro.
Assim, aconselhamos toda precaução e zelo para proteger a marca, um dos bens mais valiosos da empresa. Ela é um bem imaterial que adquire tanto mais valor quanto mais se cuida dela. Além disso, a manutenção do registro abre outras oportunidades para a marca, como sua comercialização através de franquia ou licença de uso.
Ainda está com alguma dúvida sobre o procedimento de caducidade? Sua marca está para caducar? Ou gostaria de saber como solicitar a caducidade de uma marca alheia? Mande-nos uma mensagem ou vamos conversar pelo chat. Oferecemos assessoria completa para o registro e defesa da sua marca.